Efectos del Brexit en los derechos de Propiedad Industrial derivados de las marcas y diseños de la Unión Europea

Conforme a lo establecido en el “Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea”, a partir del 01 de enero de 2021, los registros de marcas y diseños de la Unión Europea dejaran de surtir efectos en el Reino Unido. Sin embargo, estas no perderán sus derechos y automáticamente generarán una marca una marca o diseño comparable en el Reino Unido por cada marca o diseño registrada de la Unión Europea (EUTM) conservando esta nueva marca o diseño todos los derechos, status legal, antigüedad, prioridad, fecha de solicitud, vencimiento, licencias, etc.

 Así conforme se establece en el artículo 54: 

a) el titular de una marca de la Unión Europea registrada pasará a ser titular de una marca comparable en el Reino Unido, sin ningún tipo de revisión, consistente en el mismo signo, para los mismos bienes o servicios, conservando la fecha de prioridad o antigüedad que tenía en la marca UE;

b) el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado pasará a ser titular de un derecho de diseño registrado comparable en el Reino Unido, sin ningún tipo de revisión, consistente en el mismo diseño;

c) el titular de una protección comunitaria de obtención vegetal concedida se convertirá en titular de una protección de obtención vegetal en el Reino Unido de la misma obtención vegetal.

 Este criterio también se aplicará y se hará extensible a:

a) los titulares de un registro Internacional de marca o diseño/modelo, vía Sistema de Madrid o de la Haya respectivamente, que hayan designado a la Unión Europea, gozarán de protección en UK para sus marcas o dibujos o modelos industriales con respecto a esos registros internacionales.

b) el titular de un derecho en relación con un dibujo o modelo comunitario no registrado, que haya surgido antes de la finalización del período transitorio, se convertirá en titular de un derecho de propiedad intelectual exigible en UK y otorgará el mismo nivel de protección y duración que su comparable en la UE.

c) las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, especialidades tradicionales garantizadas o un término tradicional para el vino concedidas, tendrán derecho, a partir del final del período transitorio y sin ningún reexamen, a su utilización en el Reino Unido y tendrán al menos el mismo nivel de protección en virtud del Derecho del Reino Unido que la protección prevista por las disposiciones del Derecho de la Unión indicadas en los apartados a y b del artículo 54.2.

 En lo que a las marcas se refiere la IPO (Intellectual Property Office of UK) asignará automáticamente un nuevo número a la marca comparable en Reino Unido compuesto por el prefijo UK009 y los últimos 8 dígitos de la marca de la Unión Europea

Otras cuestiones a tener en cuenta:

 a) la marca comparable en UK tendrá la misma fecha de presentación o la misma fecha de prioridad que la marca en la Unión Europea, así como, en el caso de antigüedad la misma fecha reivindicada que la marca de la UE.

b) la marca comparable en UK no podrá ser anulada por caducidad por el hecho de que la marca correspondiente de la Unión Europea no se haya utilizado realmente en el territorio del Reino Unido antes de que finalice el período de transición;

c)  el titular de una marca UE que haya adquirido renombre en la Unión tendrá derecho a ejercer en UK derechos equivalentes a los previstos en los artículos 9, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017 / 1001 y letra a) y 5, apartado 3, de la Directiva 2015/2436.

d) las marcas o los dibujos y modelos comunitarios cuyo vencimiento de renovación sean anterior al 01 de enero de 2021 y que hayan efectuado su renovación antes de esa fecha gozarán de un derecho equiparable en UK que tendrá como primera fecha de renovación en UK la fecha de renovación de la marca comparable de la que procede.

e) para aquellas otras marcas o los dibujos y modelos comunitarios cuyo vencimiento de renovación sean posterior al 01 de enero de 2021, se creara igualmente una marca comparable en el Reino Unido pero sin embargo deberá ser renovada por separado.

f) respecto al uso, la nueva marca comparable tendrá obligación de uso al igual que la marca UE, esto es 5 años desde registro, y para evitar situaciones de vulnerabilidad, la normativa garantizará que cualquier uso de la marca UE realizado antes del 01 de enero de 2021 en el territorio de la Unión computara como uso del derecho británico comparable. A partir de esta fecha el uso en la Unión no será tenido en cuenta como uso de la marca comparable en Reino Unido.

g) respecto a las marcas UE que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo de retirada, la IPO no creará automáticamente una marca comparable en Reino Unido y sus titulares dispondrán de un plazo de 9 meses posteriores al fin del período transitorio, esto es hasta el 30 de septiembre de 2021 (inclusive) para presentar una marca UK que podría conservar la fecha de presentación o prioridad de la marca EU.

En cuando a los diseños se refiere la IPO (Intellectual Property Office of UK) asignará automáticamente un nuevo número al diseño comparable en Reino Unido compuesto por el prefijo 9 y los últimos 14 dígitos del diseño comunitario sin incluir guiones.

a) el diseño comparable tendrá la misma fecha de presentación o la misma fecha de prioridad que el diseño comunitario, así como, en el caso de antigüedad la misma fecha reivindicada que el diseño de la UE.

b) la duración de la protección en el Reino Unido será como mínimo igual al período de protección restante en virtud del Derecho de la Unión de los correspondientes derechos registrados del diseño y modelo comunitario

c) la fecha de presentación o la fecha de prioridad será la del registro correspondiente del dibujo o modelo comunitario.

d) el titular de un diseño comunitario que haya solicitado diferir la publicación tendrá consideración de diseño en tramitación y sus titulares dispondrán de un plazo de 9 meses posteriores al fin del período transitorio, esto es hasta el 30 de septiembre de 2021 (inclusive) para presentar un dibujo o modelo comparable en UK que conservaría la fecha de presentación o prioridad del diseño comunitario.