Marca Renombrada: Alcance territorial

Con fecha de 3 de septiembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- (Sala Cuarta - Procedimiento prejudicial C‑125/14, Iron & Smith kft / Unilever NV)  se ha pronunciado acerca del alcance territorial que ha de tener el renombre de una marca comunitaria prioritaria para poder obstaculizar el registro de una marca nacional solicitada en un Estado de la UE.

La cuestión se enmarca dentro del supuesto recogido en art. 4 .3 de la Directiva 2008/95/CE (e igualmente recogido en el art. 9.1. c) del Reglamento nº 207/2009, sobre la Marca Comunitaria), a saber: la posibilidad de denegación / nulidad de una marca idéntica o similar a una marca comunitaria anterior cuando los productos o servicios de una y otra no son ni idénticos ni similares, pero la marca comunitaria anterior “goce de renombre en la Comunidad y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos”.

La  cuestión a determinar es si el renombre de la marca comunitaria anterior ha de serlo en todo el territorio de la Unión, o sólo en una parte; y, en este caso, si esa parte debe coincidir con el Estado de la marca nacional posterior.

A este respecto, la Sentencia del TJUE 03.09.2015, antes señalada, declara que el renombre de la marca comunitaria anterior no tiene que serlo en todo el territorio de la UE, sino sólo en una parte sustancial del mismo, que puede coincidir con el territorio de un solo Estado miembro, y que no ha de ser necesariamente el Estado de la marca nacional posterior.

Es decir, que, conforme así queda interpretado por la sentencia que ahora se comenta, una marca comunitaria cuyo renombre quede probado en una parte sustancial de la UE tiene virtualidad para obstaculizar el registro de una marca nacional en un Estado miembro en el que aquella marca comunitaria no sea renombrada.

Sin embargo, la propia sentencia del TJUE de 03.09.2015 introduce una exigencia a la marca comunitaria anterior para que aquella virtualidad impeditiva sea realmente efectiva en el Estado nacional, aunque en el mismo no goce de renombre. Y así, establece la necesidad de acreditar que en ese Estado, una parte del público pertinente -que no sea comercialmente insignificante- conoce esa marca comunitaria y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior de forma que, atendiendo a todos los factores del asunto, “el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, dé lugar a una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos”.

De este modo, el TJUE viene a introducir la exigencia de conocimiento de la marca comunitaria en el Estado pertinente, conocimiento que si bien no alcanza la categoría de renombrado, sí ha de revestir un rigor suficiente -“público pertinente no insignificante comercialmente”- como para que los riesgos contemplados art. 4 .3 de la Directiva 2008/95/CE (y el art. 9.1. c) del Reglamento nº 207/2009) puedan ser razonablemente apreciados.