Hasta fechas recientes, y dentro del sistema marcario español, en
el caso de que una marca registrada estuviera infringiendo los derechos de otra
marca registrada anterior, el titular de la marca anterior sólo podía prohibir
el uso de la posterior si ésta era objeto de una acción de nulidad previa o
simultánea a la acción por infracción. Esto respondía al principio conforme al
cual “quien usa de su derecho no lesiona a terceros”, y, en efecto, el titular
del registro posterior podía oponer el mencionado registro para justificar el “derecho
al uso” (ius utendi) de su marca frente a las pretensiones prohibitivas (ius
prohibendi) del titular anterior.
Dicho principio suponía un desajuste con respecto al ámbito comunitario,
en que normativamente no se establecía de forma expresa una limitación del
derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero
titular de una marca comunitaria posterior, tal y como ha sido confirmado por
la jurisprudencia de los tribunales de la UE,
como, por ejemplo, la Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 21.02.2013,
que admitió la violación de una marca posterior, incluso sin necesidad de una
declaración de previa nulidad de dicha marca posterior.
Esta postura, susceptible, en realidad, de traslación al ámbito
nacional por la vía de la armonización comunitaria en materia de marcas (Directiva
2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas), ha venido a cristalizarse en la Sentencia
520/2014 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha de fecha 14 de octubre de 2014.
La mencionada Sentencia supone un giro radical en el ámbito
marcario español, al neutralizar el registro de la marca posterior, de forma
que dicho registro no puede ser invocado para legitimar el uso infractor de la
marca posterior con respecto a la marca anterior. O lo que es lo mismo, el
titular de la marca anterior puede prohibir el uso de la posterior sin
necesidad de la nulidad previa del registro de
esta última.
Este giro radical supone un reforzamiento en las facultades
prohibitivas de los titulares prioritarios, y abre la vía al ejercicio de
dichas facultades sin las restricciones que han supuesto hasta ahora los
registros “de cobertura” de marcas posteriores.
