Cambio de doctrina del Tribunal Supremo. Acción de violación de marca y de nulidad de la infractora.

Hasta fechas recientes, y dentro del sistema marcario español, en el caso de que una marca registrada estuviera infringiendo los derechos de otra marca registrada anterior, el titular de la marca anterior sólo podía prohibir el uso de la posterior si ésta era objeto de una acción de nulidad previa o simultánea a la acción por infracción. Esto respondía al principio conforme al cual “quien usa de su derecho no lesiona a terceros”, y, en efecto, el titular del registro posterior podía oponer el mencionado registro para justificar el “derecho al uso” (ius utendi) de su marca frente a las pretensiones prohibitivas (ius prohibendi) del titular anterior.

Dicho principio suponía un desajuste con respecto al ámbito comunitario, en que normativamente no se establecía de forma expresa una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior, tal y como ha sido confirmado por la jurisprudencia de los tribunales de la UE,  como, por ejemplo, la Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 21.02.2013, que admitió la violación de una marca posterior, incluso sin necesidad de una declaración de previa nulidad de dicha  marca posterior.

Esta postura, susceptible, en realidad, de traslación al ámbito nacional por la vía de la armonización comunitaria en materia de marcas (Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008,  relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), ha venido a cristalizarse en la Sentencia 520/2014 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha  de fecha 14 de octubre de 2014.

La mencionada Sentencia supone un giro radical en el ámbito marcario español, al neutralizar el registro de la marca posterior, de forma que dicho registro no puede ser invocado para legitimar el uso infractor de la marca posterior con respecto a la marca anterior. O lo que es lo mismo, el titular de la marca anterior puede prohibir el uso de la posterior sin necesidad de la nulidad previa del registro de  esta última.

Este giro radical supone un reforzamiento en las facultades prohibitivas de los titulares prioritarios, y abre la vía al ejercicio de dichas facultades sin las restricciones que han supuesto hasta ahora los registros “de cobertura” de marcas posteriores.