El pasado 19 d Mayo mediante sentencia del caso T‑71/14
el Tribunal General ha confirmado la concesión de la marca la marca SWATCHBALL.
Esta marca comunitaria fue solicitada el 27/12/2007
por Panavision Europe Limited para proteger productos de la clase 9, 35, 41 y 42.,
dentro del sector de la fotografía y cinematografía. En su solicitud se
excluían expresamente “productos o servicios relacionado con el registro del
tiempo”.
SWATCH AG, titular de la conocida marca SWATCH de
relojes, presentó en tiempo y forma oposición a su registro, entendiendo que la
nueva marca era incompatible con los registros de marca prioritarios SWATCH,
así como un intento de aprovecharse de la reputación ajena.
El Tribunal General reconoce la existencia de
similitud entre las marcas SWATCH y SWATCHBALL, así como el carácter notorio y
la reputación de la primera, pero, sin embargo, considera que para que la
prohibición de registro del art. 8.5 del Reglamento 207/2009 se aplique es necesario que:
(i) las marcas en conflicto deben ser idénticos o similares,
(ii) la marca anterior citado en la oposición debe tener una reputación,
y
(iii) debe haber un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca
solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la
notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.
Según el Tribunal estas condiciones deben ser
acumulativas y el hecho de que no se cumpla una de ellos es suficiente para
hacer que dicha disposición no sea aplicable
El Tribunal manifiesta que el mero hecho de que las
marcas en conflicto sean similares no es suficiente para que se llegue a la
conclusión de que existe un vínculo entre esas marcas. La existencia de tal
vínculo debe ser objeto de una evaluación global, teniendo en cuenta todos los
factores relevantes a las circunstancias del caso. En ausencia de dicho vínculo
en la mente del público, es poco probable que el uso de la marca
posterior pueda ser perjudicial para el carácter distintivo y notorio de
la marca prioritaria.
El Tribunal reafirma lo manifestado por la
Sala de Recurso: (i) la distinta
naturaleza de los bienes y servicios cubiertos por las marcas en conflicto,
dado que circulan por diferentes canales de distribución, que no son ni
intercambiables ni en competencia unos con otros, que sirven a propósitos muy
diferentes y que no pertenecen a segmentos de mercado adyacentes, todo lo cual
da como resultado un muy limitado grado de cercanía entre los productos y entre
los servicios en consideración, y (ii) la existencia de dos públicos de
referencia distintos.
Sobre este último punto el Tribunal entiende que
los productos y servicios comercializados por Panavision Europa se dirigen a un
público especializado, mientras que los productos designados por las marcas
anteriores se dirigen al público en general.
La
sentencia que acabamos de referir constituye una llamada de atención por lo que
se refiere a la invocación -ex artículo 8.5
del Reglamento de la Marca Comunitaria- de la notoriedad y reputación de
marcas prioritarias para obstaculizar el registro de otras similares incluso
aunque no se dé una relación aplicativa entre ellas.
En
el caso que nos ocupa, esa notoriedad y reputación de la marca SWATCH –para
relojes- no tiene virtualidad impeditiva, según la expresada sentencia, para el
registro de SWATCHBALL, especialmente porque considera que el público al que
las mismas se dirigen está suficientemente especializado, y en concreto, el
público al que se dirige SWATCHBALL discriminará suficientemente el origen de
los productos identificados con dicha marca con respecto al origen de los
productos identificados con SWATCH, sin establecer ninguna asociación entre uno
y otro origen.
Aunque
lo mantenido por esta sentencia sea discutible (máxime en un momento de
diversificación de sectores por parte de empresas con marcas notoriamente
conocidas, las cuales pueden ser aplicadas a nuevos productos o servicios), es
necesario tener presente este criterio restrictivo con respecto a la aplicación
del art. 8.5 del Reglamento de la Marca
Comunitaria, en tanto que supone, para
tal tipo de marcas notorias, un freno en su intento de obstaculización de otras
marcas iguales o parecidas en sectores diferentes, pero también supone, en
sentido inverso, un elemento de defensa de éstas últimas marcas contra ese
intento de obstaculización de aquéllas.
